四五年前,一家上海公司接到了商标代理机构的电话,大概意思是:现在有个客户委托我们申请一个商标,但这个商标与贵司的商标完全相同,现在我们对贵司商标进行“预保护”,如果贵司不愿注册的话,我们就帮客户注册了。这个电话既说明这些代理人“挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心”,又表明在知识产权领域,同样不缺乏“正能量”:为了避免八杆子都打不着的公司商标不被抢注,甚至可以主动牺牲自己客户的利益。
但是,这家身处文化创意产业的上海公司,显然没有意识到这是不良商标代理机构的“危机营销创意”,加上其商标代理的收费绝对是低到无法拒绝的地步,即使是现在那些切实贯彻“八项规定”厉行节约的企业都会乐于“买单”。于是,一个由“图案+文字”构成的组合商标就委托给了这家“好心”的代理机构。
虽然教人申请注册商标总归对企业有所帮助,但这种代理机构的服务质量的确不敢恭维,它甚至连帮客户检索一下是否有在先商标申请之类的基本服务都省略了,麻烦就此埋下。大约过了一年多时间,上海公司申请的组合商标被驳回,因为其中的文字部分早已有他人申请商标注册。
这个组合商标最终只保留了图案部分,第二次提交了商标申请。很不幸,商标申请再次被驳回,因为图案部分也有在先的商标申请出现了。更不幸的是,这次阻挡图案部分注册的竟然是邻省的同业竞争对手–其实是一直模仿它的“无赖”公司。查一查申请时间,“无赖”公司恰巧在上海公司第二次申请商标前三个月左右提交了同样图案的商标申请。
根据商标谁先申请谁先注册的原则,无赖公司反而要成为这枚图案商标的主人了。而上海公司又把这个商标图案当作使用多年的宝贝,根本舍不得更换,更何况上海公司的老板此时还浑身充盈着“邪不压正”的怒气。
麻烦的是,这个图案基本上来源于几百年前的一张名画,上海公司很难有机会以侵害在先著作权为由去打掉对方的商标申请,最后只能走一条比较麻烦的道路,依据《商标法》第31条,主张对方以不正当手段抢先注册了自己已经使用并有一定影响的商标。然而,对这家根本没有任何商标档案管理的小公司,要提供“在先已经使用”而且具有“一定影响”的证据,是多么的困难。更不要说,该如何艰难地证明对方采用了“不正当手段”–庆幸的是,这次它找到了非常专业的代理机构,现在看来有机会夺回商标,不过要付出至少6位数的代价。
其实,这个组合商标注册所遇到的麻烦,只需一句话就可以解决:“把商标分拆后注册”。这里免费“透露”一下商标代理人通常会给出的组合商标注册“秘笈”:在把组合商标作为整体申请注册的同时,建议把其相对独立的构成要素也分别提交商标申请。
如此操作,即使组合商标整体因其中部分构成要素存在注册障碍,另外分拆出来的部分也不会受到影响。当然,一件组合商标申请也因此变成了两三件商标申请,甚至更多。官费和代理费都要相应地翻倍。如果你不差钱的话,可以这样操作(尤其对核心品牌),其实,相对于事后打官司,这笔钱真是不算多。
组合商标分拆并非只在申请注册时发挥功用。有的公司出于位置有限或其他考虑,可能在某些产品上无法标识组合商标整体,只能有所割舍,仅标注图案或者文字部分,此时组合商标分开注册,能便利公司灵活使用注册商标。在商标保护阶段,分拆部分的商标相对于组合商标,因其构成要素更少,事实上更有利于商标近似的确认,反而扩大了商标保护范围。
假设你的组合商标是一个“狮头图案+RITZ”,而别人使用的商标是“丽池+RITS+图(非狮头图案)”,这两者整体相差极大,难以认定商标近似。但如果把“RI T Z”单独拎出来与“丽池+RI TS+图”比较,认定商标近似的机率就直线上升了。这其实不是一个假设,而是2008年发生在上海的一个真实案例。