上海商标律师网OEM（定牌加工）是否构成商标侵权，在我国一直极具争议，各地法院的判定标准及结果各有不同。新《商标法》颁布施行后，对商标使用行为、商标侵权判定标准进行了修改。虽并未直接涉及OEM（定牌加工）问题，但根据最高院孔祥俊法官在6月发表的《新修订商标法适用的几个问题》一文，可以看到，OEM问题将在中国趋于明朗化。接下来让小编带您盘点近年来典型OEM案件，解读新《商标法》下的OEM商标侵权问题。
OEM（OriginalEquipment Manufacturer），译为”贴牌生产”或”定牌加工”,指国外企业（委托方）仅在其本国享有合法的注册商标专用权（未在中国进行该商标的注册），而委托国内生产加工企业（受托方）使用其商标制造商品，并由委托方在其本国销售的经营模式。在此种模式下，相关定牌加工行为是否侵犯在中国拥有相同、近似商标注册商标专用权人的商标侵权，一直存在较大争议。
新《商标法》实施前各方观点
1.认为OEM（定牌加工）构成侵权，主要依据为：
（1）知识产权具有地域性，定做人在海外拥有的商标权不能对承揽人在中国境内的知识产权侵权行为构成抗辩；
（2）《商标法》第五十二条规定在相同商品上使用相同商标侵权行为中，是否造成消费者混淆并非侵权行为构成要件之一。
2.认为OEM（定牌加工）不构成侵权，主要依据为：
（1）涉外定牌加工的商品不在我国境内销售，不会使相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能；
（2）定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害；
（3）定牌加工的实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，承揽人的定牌加工商品上定贴商标的行为不应认定为商标法意义上的使用行为。
新《商标法》相关规定 & 最高院孔祥俊法官最新解读
新商标法虽未直接规定OEM模式涉及的商标侵权问题，但其中第48条、第57条对”商标使用行为”及”商标侵权行为”重新做了规定。
1.商标使用行为
新《商标法》第48条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
与旧法相比较，新法对于商标使用行为的定义增加了”用于识别商品来源”的限定，也就是说对商标的使用行为必须是能够体现商标最本质、最基本的功能：识别商品的来源。
孔祥俊庭长在其《新修订商标法适用的几个问题》一文中认为，OEM（贴牌加工）这种全部用于境外销售、在中国境内不进入市场流通领域的附加商标（”贴牌”）行为，在中国境内不具有识别商品来源的功能，因而不属于商标使用行为。
2.商标侵权判定标准
新《商标法》第五十七条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
与旧法相比，新《商标法》将原《商标法》第五十二条中”在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标”的侵权情形进行了细分。对于不属于在”同一种商品上使用相同商标”（双相同）情形的侵权判定增加了”容易导致混淆”的判定要件。也就是说新商标法除了对于”双相同”情形采取绝对保护（无需”容易导致混淆”要件）之外，其他情形均采取相对保护，即若对商标的使用行为未造成相关公众混淆则不构成侵权。
3.商标使用行为对于商标侵权判定的意义
孔祥俊庭长在其《新修订商标法适用的几个问题》一文中认为，”双相同”的适用前提仍是首先构成商标使用行为，不属于商标使用的情形根本不可能落入商标专有权保护范围。
如果被诉侵权行为根本不是商标使用行为，就当然不构成侵犯注册商标专用权行为。对于非识别商品来源意义上的使用行为，不存在商标法第五十七条第（一）项相同使用规定的适用前提和余地，根本不落入保护范围，不适用绝对保护。
4.总结
综合上述分析，根据我国新《商标法》的规定，OEM模式中对于受托方而言，将委托方在其本国合法享有的商标通过定牌加工的方式生产商品，且这些商品根据合同约定未在中国市场上销售，也据意味着中国的相关公众不可能、也没有机会对贴有委托方商标的产品产生商品来源的混淆。而这种无法体现商标本质功能—识别商品来源—的行为不构成新《商标法》第48条规定的商标使用行为。
根据孔祥俊庭长的解读，不构成商标使用行为意味着不存在讨论是否构成商标侵权的空间。所以，可以说目前我国商标法及最高院倾向于认为OEM（定牌加工）并不构成商标侵权。
★ OEM典型案例回顾
从既往的判决来看，法院早期对于OEM（定牌加工）行为较多地认定为商标侵权，如2001年深圳中级人民法院审理的美国耐克公司诉西班牙塞得体育公司案；但在2008年上海第一中级人民法院审理的上海申达诉JOLIDA公司一案中，法院则认定被告不构成商标侵权：
美国耐克V.西班牙塞得
美国耐克公司在中国注册了”耐克”商标，核定使用的商品是运动服装，而西班牙塞得公司则在西班牙的同类商品上合法拥有”耐克”商标。西班牙塞得公司委托浙江银兴制衣加工厂制作滑雪夹克，并缝制”耐克”商标标识。在这批商品出口至西班牙时，美国耐克公司向我国海关申请扣押这批滑雪夹克，并起诉西班牙塞得公司侵犯其商标权。
该案中，虽然美国”耐克”与西班牙”耐克”标识相同，且使用在相同的商品上，但根据委托合同，这批带有”耐克”商标的滑雪夹克全部出口至西班牙加以销售，并不进入中国消费市场。
但是由于当时（2001年）我国《商标法》只是简单地规定未经商标注册人许可，在同一种商品上使用相同的商标，构成对商标的直接侵权，所以深圳中级人民法院判决被告及中国加工公司侵权。
上海申达V.玖丽得电子公司
原告上海申达公司由美国JOLIDA（朱利达）公司1996年在中国投资设立，负责在中国生产销售”JOLIDA”品牌产品。1998年，申达公司在中国获准注册”JOLIDA”图文组合商标。2007年1月，申达公司的前任投资者美国朱利达公司设立玖丽得公司，在中国定牌生产”Jolida”品牌产品，然后出口至美国销售。2007年2月和8月，朱利达公司在美国分别注册”Jolida”系列商标，商标首次使用时间均为1986年。
2008年8月，上海海关查获玖丽得公司出口美国的标有”Jolida”图文商标的产品，经申达公司申请，予以扣留。2009年，申达公司提出诉讼要求法院认定，玖丽得公司未经其许可在相同商品上使用”Jolida”图文组合商标构成商标侵权，并要求玖丽得公司停止侵权、赔偿损失。
上海市第一中级人民法院认为，由于涉外加工出口的产品全部销往美国市场，而且在产品及包装上标注的商标和企业名称均为定牌加工的美国委托方所有，所以，在美国市场，相关消费者会通过商标标识区分商品的来源为美国委托方，由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内消费者不存在对该商品的来源产生混淆和误认的可能。因此被告的行为不构成商标侵权。
【小编点评】从孔祥俊法官发表的《新修订商标法适用的几个问题》一文我们可以看出，就目前而言，根据新《商标法》，由于一般的定牌加工行为无法起到识别商品来源的目的，所以不属于”商标使用”的范围，不属于商标使用的行为则无法进一步构成对商标专有权利的侵权。同时，由于文章作者的特殊地位，我们可以认为法院系统对于定牌加工是否侵权问题的态度已经逐渐明朗。而法院系统对该问题的认定，无疑会影响到工商系统和海关系统对该问题的认识。